Oppositie tegen je merkaanvraag: wat nu?

Je hebt een nieuw merk gelanceerd, de aanvraag is ingediend en de officiële publicatie is net verschenen. Alles lijkt op rolletjes te lopen totdat er een formeel bericht binnenkomt: er is oppositie ingediend tegen je merkaanvraag. Wat betekent dat precies, wat zijn de gevolgen en hoe verloopt zo’n oppositieprocedure? In deze blog leggen we de belangrijkste aspecten van oppositieprocedures in de Benelux en bij het Europese merkenbureau uit, in begrijpelijke taal en zonder juridische omwegen.

Wat is een oppositie?

Oppositie is een formele juridische stap waarmee de houder van een ouder merk bezwaar maakt tegen de inschrijving van een nieuw merk. De opposant stelt dat het nieuwe merk sterk lijkt op zijn oudere merk en daardoor verwarring kan veroorzaken, en wil voorkomen dat jouw merk wordt ingeschreven in het merkenregister.

Opposities worden behandeld door de officiële merkenautoriteiten: het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) voor Benelux-merken, en het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) voor Europese merken. Deze autoriteiten beoordelen of er verwarringsgevaar is op basis van de ingeroepen rechten.

Termijn om oppositie in te stellen

1. Benelux: een oppositie moet worden ingediend binnen twee maanden na de publicatie van de merkaanvraag.
2. EUIPO: in de EU bedraagt de oppositietermijn drie maanden na publicatie.

Wanneer kun je een oppositie indienen?

In de Benelux is oppositie mogelijk op basis van:

1. Een ouder ingeschreven merk, soms zelfs als dat merk voor andere waren of diensten is geregistreerd;
2. Een niet-geregistreerd maar algemeen bekend merk.

Bij het EUIPO is de basis ruimer. Daar kun je ook oppositie instellen op basis van:

1. Een oudere handelsnaam met meer dan plaatselijke bekendheid;
2. Een bekende merknaam, zelfs als deze voor andere waren of diensten is geregistreerd.

Hoe verloopt de procedure?

Zodra een oppositie wordt ingediend, word je als aanvrager direct door het merkenbureau geïnformeerd. De procedure bestaat uit meerdere fases:

Fase 1: De cooling-off periode

Zodra een oppositie is ingediend, start er automatisch een ‘cooling-off’ periode van twee maanden. Tijdens deze periode hebben de partijen de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, te onderhandelen en mogelijk tot een schikking te komen, zodat verdere oppositieprocedures kunnen worden vermeden. Als de partijen nog in onderhandeling zijn en de twee maanden bijna voorbij zijn, kunnen zij gezamenlijk verzoeken om verlenging van de cooling-off periode.

Fase 2: Indienen argumenten

Komt er geen regeling, dan start de inhoudelijke procedure. De opposant krijgt twee maanden om zijn bezwaar te onderbouwen met argumenten en documenten. Daarna heeft de deposant van het merk ook twee maanden de tijd om een verweer in te dienen.

Fase 3: Eventueel: gebruiksbewijzen

Is het merk waarop de oppositie is gebaseerd meer dan vijf jaar oud, dan mag de deposant van het jongere merk vragen om bewijs van daadwerkelijk gebruik van het oudere merk. Kan de opposant niet aantonen dat het merk normaal is gebruikt voor de relevante waren of diensten, dan wordt het oppositiebesluit daarop aangepast of kan de oppositie worden afgewezen.

Waar let het merkenbureau op?

Het merkenbureau let op in feite dezelfde vereisten en aandachtspunten die ook gelden bij het indienen van een nieuwe merkaanvraag. Daarom adviseren wij altijd om eerst een onderzoek te doen voordat een merk wordt aangevraagd.

Overweeg je om je merk te registreren? Vraag dan kosteloos een merkscan aan en wij doen graag een screening en geven je een eerste advies.

De kern van een oppositie is de vergelijking van de twee merken en de waren of diensten waarvoor ze zijn aangevraagd. Enkele belangrijke beoordelingscriteria zijn:

1. De visuele, fonetische en begripsmatige gelijkenis van de merken;
2. De soortgelijkheid van de waren en diensten;
3. De onderscheidingskracht van het oudere merk: hoe fantasierijker en unieker, hoe breder de bescherming;
4. Het dominante bestanddeel van het merk (meestal het eerste woord of de opvallendste term);
5. Alleen de gedeponeerde versie van het merk telt – niet hoe het merk in de praktijk wordt gebruikt.

Duur van de procedure

De oppositieprocedure neemt gemiddeld minimaal acht tot twaalf maanden in beslag, afhankelijk van de complexiteit en of er gebruiksbewijzen moeten worden aangeleverd. Soms kan het langer duren, bijvoorbeeld als een ouder merk waar de oppositie op gebaseerd is nog niet definitief geregistreerd is. In dat geval wordt de procedure tijdelijk stilgezet totdat de registratie van dat merk is afgerond.

Reikwijdte en gevolgen

Belangrijk om te weten: een oppositieprocedure gaat uitsluitend over de merkaanvraag, niet over het daadwerkelijke gebruik van het merk in de markt. Als de aanvraag (gedeeltelijk) wordt geweigerd, wordt het merk niet ingeschreven. Wil je ook het gebruik van het merk verbieden, dan moet je een gerechtelijke procedure starten.

Is de oppositie ongegrond? Dan wordt de merkaanvraag alsnog volledig goedgekeurd. Tegen een beslissing van het BBIE of EUIPO is beroep mogelijk, al vereist dat meestal extra juridische stappen.

Wanneer schakel je een merkengemachtigde in?

Als er een oppositie tegen je merkaanvrage is ingediend, is het sterk aan te raden om het verweer daartegen door een merkengemachtigde te laten doen, iemand met ervaring met opposities. De procedure is juridisch complex, de kans op fouten groot, en de belangen zijn aanzienlijk. Bovendien is een oppositie een ‘droge’ procedure waarbij er weinig ruimte is voor emotionele argumenten of zakelijke omstandigheden. Het draait volledig om een juridische beoordeling.

Tot slot

Een oppositie tegen je merkaanvraag hoeft geen ramp te zijn, maar vereist wel een doordachte en professionele aanpak. Of je nu geconfronteerd wordt met een oppositie of zelf bezwaar wilt maken tegen een nieuw merk, neem tijdig contact met ons op. Wij helpen je graag met een strategisch advies op maat, zodat jouw merkrechten optimaal beschermd blijven.