Brexit en het merkenrecht in het Verenigd Koninkrijk.

De Brexit is een feit. Ook in de merkenregisters van de Europese Unie en de UK. Alle EU-registraties zijn niet langer geldig in de UK, maar een kloon van die registraties is nu ingeschreven, als comparable right  in het UK-merkenregister, met dezelfde data als in het EU-register, en met een aangepast nummer dat het oorspronkelijke nummer omvat. De omzetting naar nationale rechten in het Verenigd Koninkrijk is goed verlopen. In enkele gevallen bleken registratiegegevens niet helemaal intact overgezet te zijn, maar die fouten en oneffenheden zijn of worden gladgestreken, op aangeven van de merkhouders of hun gemachtigden.

De omzetting was voor het in Newport, Wales gevestigde Intellectual Property Office van de UK een tour de force, in ieder geval in aantallen. De omvang van het register werd in de nacht van 1 januari 2021 in één keer verdrievoudigd, doordat er ongeveer anderhalf miljoen registraties aan de ruim 700.000 geldige UK-merken werden toegevoegd.  

Lopende merkaanvragen, ingediend bij het EUIPO vóór 1 januari 2021, kunnen nog tot 1 september a.s. in het UK- register worden aangevraagd, met behoud van de EU-aanvraagdatum. Die merken zijn niet automatisch gekloond en zij worden, wanneer ze eenmaal zijn aangevraagd in het UK-register, als nieuwe aanvragen in behandeling genomen met (opnieuw) examinering, publicatie en de mogelijkheid van oppositie.

Het UK merkenregister.

Het merkenregister van de UK bestaat sinds 1876. Sindsdien zijn 3.570.000 aanvragen ingediend, waarvan heel veel inmiddels niet meer bestaan. Het onder nr. 1 ingeschreven merk Bass Triangle (zie afbeelding), ook uit dat jaar dus, is daarentegen anno 2021 nog steeds geregistreerd.

Een merk dat is ingeschreven in het UK-merkenregister is geldig in de landen van het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland). Die registratie is ook geldig op het Isle of Man, hoewel dat gebied niet bij de UK hoort, en op basis van een UK-registratie kan de houder van het merk een registratie aanvragen voor Jersey. Het andere Kanaaleiland, Guernsey, heeft een eigen, onafhankelijk register.

Uw merkrecht in de UK

Als u uw merk(en) in de UK op de markt zet, of plannen hebt voor export, is het volgende van belang:

– Wanneer uw merk is geregistreerd mag u een ® gebruiken achter het merk.

– Niet-geregistreerde merken zijn in het Verenigd Koninkrijk ook beschermd. Die bescherming volgt niet uit de merkenwet, maar uit het Britse ‘passing off’ systeem, zeg maar ‘onrechtmatige daad’. Om op basis van een niet-ingeschreven merk in actie te komen tegen een jonger merk moet de houder van het ongeregistreerde merken aantonen dat zijn merk ‘reputation’ geniet of ‘goodwill’ bezit; èn dat er sprake is van verwarring (‘misrepresentation’) èn, tenslotte, dat er schade is door het gebruik van het jongere merk.

– Recht op een ongeregistreerd merk klinkt goed, maar een actie op basis van ‘passing off’ is door de bewijslast op alle 3 genoemde punten, veel duurder dan op basis van een geregistreerd merk, nog afgezien van de vraag of u alle drie de punten kunt bewijzen. U doet er dus goed aan, ook voor de UK, om uw merk(en) te registreren.

Gebruikt u in de UK toch een niet-geregistreerd merk, denk er dan aan dat gebruik van het ® symbool niet is toegestaan, ™ wel.

Gebruik van uw merk in EU en UK

Als u nu een EU- èn een UK-registratie hebt is het goed om te weten dat commercieel gebruik van een merk in de nu 27 landen van de Unie de EU-registratie ondersteunt. Totdat de EU-registratie, en dus het ‘comparable right’, 5 jaar oud is, werkt dat gebruik ook nog ter ondersteuning van de gekloonde UK-registratie. Vanaf het moment dat de registratie 5 jaar oud is, zal voor de instandhouding van het gekloonde merk gebruik in de UK aangetoond moeten worden, in ieder geval als u uw merkrecht ten opzichte van jongere merken wilt kunnen inzetten.

Geregistreerd EU-modellen

Ook de EU-modellenregistraties zijn gekloond, op een met de merken vergelijkbare manier. In onze volgende blog gaan we dieper in op de consequenties van de Brexit voor modelrechten.

Voor vragen over uw merken, of modellen: neem contact met ons op en wij komen zo snel mogelijk met een advies op maat.